小议企业海外经营知识产权风险及规避

我国“走出去”战略以及“一带一路”战略不断推进，十四五规划纲要明确提出“健全知识产权保护运用体制”。国家知识产权局副局长何志敏指出，知识产权十四五专项规划已经列为重点专项规划，正在积极制定中，将于年中经国务院批准后对外发布。

随着我国科技发展水平的不断提升，在经济全球化趋势下，越来越多的企业参与到海外市场竞争。以华为、中兴、联想、小米等为代表的大批企业，通过对外投资、贸易等方式走向海外。2019年中国对外直接投资流量蝉联全球第二，存量保持全球第三。截至2019年底，中国超2.75万家境内投资者在全球188个国家（地区）设立对外直接投资企业4.4万家，全球80%以上国家（地区）都有中国的投资，年末境外企业资产总额7.2万亿美元。投资领域多元，主要分布在租赁和商务服务、批发和零售、金融、信息传输/软件和信息技术服务、房地产、交通运输/仓储等领域。

我国企业在获得巨大经济效益同时，来自外国政府和企业的知识产权风险也陡然增加。如联想集团“legend”商标在海外被他人抢注，被迫以新的商标“lenovo”重新进入市场；海信集团“HiSense”商标被西门子公司在德国抢注后，曾被索要4000万欧元的商标转让费；“长虹”、“格力”、“新科”、“康佳”、“大宝”等品牌在南非、巴西、俄罗斯、美国等国家被抢注。专利方面，我国相关产业也会不停遭遇美国的“337”调查，此外，企业还可能会支付不合理的高额专利许可费等。

企业海外知识产权风险主要是指企业在海外经营过程中，由于某些行为的发生，可能导致知识产权侵权或被侵权，进而导致侵权损失的不确定性。从企业发展的海外环境来看，目标市场的知识产权制度复杂多变，这一风险广泛存在于企业海外发展的整个经营与管理活动中。小颜认为，面对极高的海外知识产权风险，广大企业要加强重点产业知识产权海外布局规划，不断完善海外知识产权风险预警体系，提升海外知识产权风险防控能力，争取提前发现风险，及时规避风险。

具体而言，第一，企业须加大创新投入力度，持续创新，保持市场竞争优势；第二，注意海外目标市场的知识产权信息收集、分析，产品未动，布局先行，及时申请专利、注册商标，不断提升自主知识产权的数量和质量，争取标准制定中的话语权；第三，设立风险管控部门及专项维权基金，提升承受风险的经济能力；第四，对产品面临的市场环境进行实时监控，责任落实到位，定期全员培训，提高全员知识产权保护意识；第五，与海外目标市场官方部门、知识产权专业服务机构、法律实务机构保持密切沟通，借力外部专业团队，提升风险的应急处理能力，第一时间控制风险的影响，切断风险传播路径，最大限度地降低企业的损失。

所幸国民的知识产权保护意识也在不断提高，企业在开展或从事海外商业活动前都会积极地去目标市场布局专利申请和注册商标。以美国为例，2021年4月，中国国内申请人向美国专利商标局（美国专商局）共提出21550件商标申请，比去年同期多申请16136件，较去年同期增长约三倍。

小颜带大家了解一下美国商标注册申请实务。

申请原则（基础）

与中国的申请在先及注册原则不同，美国商标申请以使用在先为原则。可以是基于美国商业中的实际使用，也可以是基于美国商业中的意向使用。若为实际使用，所申请的商品商标必须在商业实际销售或运输的商品上有所展示；而服务商标则要求必须通过商业销售或广告而实际使用或得到展示。若为意向使用，须在美国专商局通知要求的期限内提交实际使用的声明及实际使用的证据，该期限可以延期，但自美国专商局发出通知之日起的三十六个月内，申请人仍未提交实际使用的声明，商标申请最终将不被核准注册。

申请周期

对于已使用的商标，在美国提出商标注册申请的审查周期在6-9个月，如果遭遇驳回或异议，时间会更长。对于意向使用商标的注册申请周期，通常取决于申请人实际在美国商业中投入使用该商标的时间。

申请所需资料

除了商标名称或图样，需提供指定类别及产品或服务的描述，申请人的英文名称及地址；若以实际使用商标提交，还需提供商标使用证据及在美国的最早使用日期。

申请流程（与国内申请流程比对）：

最后，关于商标申请基础，因获得美国商标的注册需要基于实际使用，有两种情形下的注册申请在提出时无需提交使用证据，一是以国外注册为基础申请注册美国商标；二是马德里商标申请延伸到美国。

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